Onlineprinters marzo 2020
 

Gilberto Cavagna, Andersen. L’uso del marchio in forma diversa da quello registrato

Dal 15 gennaio sono state recepite anche in Italia le nuove linee guida dell’EUIPN (European Union Intellectual Property Network) riguardanti l’utilizzo dei marchi registrati. Il commento dell’avvocato Gilberto Cavagna, Associate Partner di Andersen

Gilberto Cavagna di Gualdana

In linea di principio bisognerebbe utilizzare il marchio come è registrato. Ma ciò non sempre accade, perché i titolari spesso utilizzano il segno in maniera diversa nella propria attività, apportando modifiche più o meno significative ad alcuni elementi (verbali o grafici), a seconda dei prodotti contraddistinti, dei mezzi utilizzati e delle iniziative e campagne pubblicitarie.

Basti pensare a come – e quante volte – è stato modificato il marchio della Barilla in questi anni.

Un uso in concreto del marchio diverso da quello registrato non è tuttavia privo di rischi perché è proprio tale uso che viene valutato dagli uffici marchi e/o dai tribunali nell’ambito di procedure di decadenza che potrebbero comportare la nullità del marchio per non uso. Infatti, un marchio non usato per un certo periodo di tempo (5 anni) decade (ex art. 24 del Codice della Proprietà Industriale) e perde efficacia; il legislatore ha cercato così di impedire ad un soggetto di “riservarsi” uno più marchi senza utilizzarli, sottraendoli al mercato e impedendo ad altri di farne uso.

Non è tuttavia necessario riscontrare una stretta conformità tra il segno usato e il segno registrato ed è consentita una certa flessibilità, a patto che le variazioni del marchio registrato non alterino il suo carattere distintivo, il c.d. ”cuore” del marchio; circostanza che deve essere valutata caso per caso.

Una tale valutazione non è mai facile e anche i singoli uffici marchi e/o tribunali nel tempo hanno adottato parametri diversi, giungendo a conclusioni difformi, con tutte le incertezze che tale circostanza comporta per operatori economici che adattano costantemente i propri marchi per rispondere alle tendenze in evoluzione del mercato.

Per cercare di uniformare tali parametri, l’EUIPN (European Union Intellectual Property Network) ha emanato ha il 15 ottobre 2020 alcune linee guida, che recepiscono una prassi comune, volte ad uniformare e ad allineare i giudizi di tale valutazione (almeno a livello europeo).

L’Italia ha recepito questa prassi comune a partire dal 15 gennaio 2021. Sostanzialmente la valutazione se il segno utilizzato costituisca una variazione accettabile della sua forma registrata (o invece si discosti troppo e costituisca un nuovo e diverso marchio) si articola in due fasi:

FASE 1: valutazione del marchio registrato tenendo conto dei suoi elementi distintivi e visivamente dominanti: occorre determinare quali elementi contribuiscano al carattere distintivo del marchio registrato. Se il marchio è costituito da un solo elemento (denominativo o grafico), è il marchio stesso ad avere carattere distintivo; se invece il marchio è costituito da più elementi, tale valutazione richiede un’analisi del carattere distintivo e visivamente dominante dei suoi elementi, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi, della loro posizione all’interno del segno e loro interazioni;

FASE 2: valutazione delle differenze nel marchio utilizzato e l’effetto dei cambiamenti.

Qualche esempio tratto dalle linee guida dell’EUIPN aiuterà a chiarire meglio la procedura e gli esiti del giudizio.

NESSUNA ALTERAZIONE DEL CARATTERE DISTINTIVO

L’elemento figurativo aggiunto (il pesce) non interagisce con il marchio registrato ed è percepito in modo indipendente all’interno del marchio; il carattere distintivo del marchio registrato non viene quindi alterato

ALTERAZIONE DEL CARATTERE DISTINTIVO

L’elemento figurativo aggiunto (il pesce grande che mangia il piccolo) integra il marchio registrato creando un’unica unità ed un nuovo concetto; tale cambiamento altera il carattere distintivo del marchio registrato (con la conseguenza che l’uso del secondo marchio non impedisce la decadenza del primo).

In ogni caso la valutazione delle alterazioni del carattere distintivo di un marchio deve essere sempre valutate caso per caso, con attenzione; anche se ora ci si può “aiutare” con le linee guida dell’EUIPN.

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana – Partner, Andersen

Il contributo è un estratto dal blog TIP TAP Thoughts on Intellectual Property and Art Protection pubblicato su Linkedin e Facebook

Gilberto Cavagna, Andersen. L’uso del marchio in forma diversa da quello registrato ultima modifica: 2021-02-17T10:40:38+01:00 da editorbrand01

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